Nachdem vom 1. Senat des Bundesgerichtshofs (I ZB 62/09)* mit Beschluss der Rechtsbeschwerde stattgegeben wurde und die “Segelanweisung” für den Beschluss des Bundespatentgerichts vorgegeben hatte, ist nun durch den 29. Senat des Bundespatengerichts (29 W (pat) 147/03) entschieden worden.

clip_image0022Danach ist der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 betreffend die Zurückweisung der Bildmarke „Marlene Dietrich“ für die Waren „Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel und die Dienstleistung sportliche Aktivitäten“ aufgehoben worden.

Die Anmelderin hat auf die weiterhin beanspruchten Waren “Geld” und “selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke” verzichtet.

Der Senat führt nun zur Begründung seiner Entscheidung an, dass seitens des 1. Senats des Bundesgerichtshofs, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts nicht allein der Umstand, dass sich gegenwärtig keine Verwendung von Portraitfotos als Marke feststellen lasse, die Annahme rechtfertige, dass solche Bildnisse nicht als Herkunftshinweis verstanden würden. Zudem sei zu berücksichtigen, dass üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten also, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht würden, bei der Beurteilung zu berücksichtigen seien.

Es genüge, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde (BGH I ZB 21/06, Rn. 22, “Marlene-Dietrich-Bildnis I“).

Aufgrund der Bindungswirkung des Beschlusses des 1. Senats des Bundesgerichtshofes führt dann der Senat des Bundespatentgerichts eine Zusammenfassung der Begründung der tragenden Gründe für den aufhebenden und zurückweisenden Beschluss des Bundesgerichtshofs an.

Da zwischen dem Datum des Beschlusses des Bundesgerichtshofs und der Entscheidung des Bundespatengerichts keine weiteren tatsächlichen umstände hinzugetreten sind die eine abweichende Beurteilung erfordern ist dann in dem oben genannten Umfang der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle aufgehoben worden.

Autor: Rechtsanwalt Eckard Nachtwey