Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (3 U 212/08) hat sich ausführlich mit Fragen der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch Abgabe von Werbegeschenken befasst. Die rechtserhaltende Benutzung und deren sachgemäßer Nachweis ist immer wieder ein besonderer Stolperstein in markenrechtlichen Auseinandersetzungen, soweit die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen ist oder Rechte aus Serienzeichen geltend gemacht werden.

Streitgegenstand in der Berufung ist nur noch die von der Beklagten erhobene Widerklage, mit der sie die (teilweise) Löschung der klägerischen Marke „MXXXX“ anstrebt.

Die Klägerin ist dem Vorwurf der rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung entgegen getreten. Bei ihr bestünde ein berechtigtes Interesse an einem sehr umfassenden Schutz der Bezeichnung „MXXXX“. Der geltend gemachte Löschungsanspruch sei treuwidrig, da die Beklagte nach einer Vorrechtsvereinbarung aus dem Jahr 1997 verpflichtet sei die Marke nicht anzugreifen. Zudem kennzeichne die Klägerin mit ihrer Marke „MXXXX“ Geräte der Gattung „Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, deren Teile und Zubehör, Computer, Dateneingabegeräte, Graphikschirme, Tastaturen“.

Die mit der Widerklage angegriffene deutsche Marke ist umfänglich für Waren der Klasse 9 u. a. elektronische, magnetische und optische Speicher sowie Dienstleitungen der Klasse 42 unter dem 27.04.2004 registriert worden.

Die Beklagte ist der Ansicht, es handele sich bei der angegriffenen Marke um eine rechtsmissbräuchlich angemeldete Wiederholungsmarke. Es läge jedenfalls eine rechtsmissbräuchliche Markenanmeldung vor, weil eine entsprechende Benutzung der Marke gerade für Produkte zur Datenübertragung von vornherein nicht geplant gewesen sei. Eine solche Benutzung sei allenfalls für Dienstleistungen eines Handelsunternehmens erfolgt, nicht jedoch für die hier benannten Waren und weiteren Dienstleistungen.

Nach Ansicht der 3. Senats des Hans. OLG Hamburg muss der Berufung der Klägerin gegen die Verurteilung zur teilweisen Löschung der Erfolg versagt bleiben. Es seien zwar nicht die Voraussetzungen einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung erfüllt. Eine Markenanmeldung stelle eine gezielte Behinderung von Wettbewerbern im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG nur dann dar, wenn der Zeicheninhaber die Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht habe eintragen lassen, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren; unlauter könne auch die Zweckentfremdung der wettbewerbsrechtlich an sich unbedenklichen markenrechtlichen Sperrwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfes sein (BGH I ZR 38/05, Rn 21 und 26 „Akademiks“).

Eine Behinderungsabsicht könne jedoch bei der Klägerin nicht festgestellt werden, deshalb läge kein Rechtsmissbrauch vor. Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung könne nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke maßgeblich von Behinderungsabsicht getragen war.

Weiter führt der 3. Senat aus, dass bei der Beurteilung der Motivlage der Klägerin bei der Gestaltung ihres – markenrechtlich abgesicherten – Tätigkeitsbereichs dieser unter Lauterkeitsaspekten ein eher weiter Beurteilungsspielraum zuzubilligen sei, weil es sich hier um von vielen ungewissen zukünftigen Faktoren abhängige unternehmerische Entscheidungen handele, die es nahelegten, „auf Nummer sicher“ zu gehen und in Betracht kommende Markenrechte auf breiter Front zu gewährleisten.

Vielmehr wird der Löschungsanspruch auf Grundlage des Verfalls gemäß §§ 55Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG als begründet angesehen, da es an einer hinreichenden rechtserhaltenden Benutzung fehle. So sei auf Seiten der Klägerin keine ernsthafte Benutzung der Marke für bestimmte Waren gegeben.

Die Beklagte beruft sich auf eine Benutzungsrecherche vom 02.08.2006. Danach erfolgte seinerzeit keine Benutzung der Marke durch die Klägerin für die darunter registrierten Waren und /oder Dienstleistungen.

Die von der Klägerin unter Vorlage von Mustern vorgetragene Benutzung in Gestalt von Taschenrechnern, USB-Sticks, mobilem Ladegerät für Handys und Laserpointer mache nach Ansicht des Gerichts zwar von der eingetragene Marke Gebrauch, jedoch sei die Benutzung nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG . Das die verwendet Marke von der registrierten Form vorliegend abweiche sei zwar zutreffend, jedoch sei mit dem Hinzufügen des Bestandteils „Group“ für die beteiligten Verkehrskreise dies ohne weiteres als ein beschreibender Teil und als Entsprechung von „Gruppe“ verständlich. Gleiches gelte für den weiter hinzugefügten Bestandteil „The Spirit of Commerce“.

Hierzu führt der Senat unter Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus, dass im Fall der Verwendung der Marke als Bestandteil eines Slogans eine Markenbenutzung für gegeben erachtet werden müsse, weil der die Marke ausmachende, kennzeichnende Bestandteil („Bit“) auch innerhalb des Slogans („Bitte ein Bit“) seine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten habe (BGH I ZR 212/98; II 3. c) bb) (1) „Bit/Bud“). Im vorliegenden Fall der Hinzufügung eines als Slogan erkennbaren Bestandteils bleibe die selbständig kennzeichnende Stellung des Kennzeichens umso unberührter, weil es als das Erscheinungsbild dominierend und der Zusatz lediglich als (auch – jedenfalls durch die Gestaltung – inhaltlich) nachrangig wahrgenommen werde.

Es fehle jedoch an der Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung. So weise der Europäische Gerichtshofs darauf hin, dass eine Benutzung nur dann ernsthaft im Sinne der MRL sei, wenn sie zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes erfolge, sofern es sich nicht um eine symbolische, allein der Rechtserhaltung dienende Benutzung handele (EuGH GRUR 2006, 582, 584, „The Sunrider Corp.“). Diese Beurteilung habe anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden könne, insbesondere einer Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werde, Marktanteile für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, ferner die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Markenbenutzung (EuGH a.a.O. Tz. 70).

Die von der Klägerin dargelegte Benutzung der Marke durch Abgabe von Werbegeschenken erfülle jedoch nicht diese Anforderungen an eine ernsthafte Benutzung der Marke. Die unentgeltliche Abgabe von Waren, nämlich die Gratiszugabe diene gerade nicht der Erschliessung oder Sicherung von Absatzmärkten. Werbegeschenke für die Belohnung für den Kauf anderer Waren, die zur Förderung von deren Absatz kostenlos verteilt werden stellten keine ernsthafte Benutzung dar (EuGH C-495/07 Rn 20 f. „Silberquelle/Maselli“).

Ferner stelle auch die Kennzeichnung auf dem Katalog keine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung dar. Die Kennzeichnung eines Händlers auf Katalogen, in denen eine Vielzahl von Markenwaren zum Teil unbekannter Hersteller beworben würden, welche als Gemeinsamkeit lediglich den Händler-Vertriebsweg aufwiesen, legte nach der Verkehrsanschauung nur die Annahme nahe, es handele sich lediglich um das Unternehmenskennzeichen des Händlers, nicht hingegen die Kennzeichnung eigener Produkte (BGH I ZR 293/02, Rn. 22 „OTTO“). Allenfalls könne man darin eine auf die Herkunft der Handelsdienstleistung – nicht aber der Ware – hinweisende Verwendung sehen (BGH GRUR 2006, 150, 151, Rn. 11 – „NORMA“).

Schlieesslich sei die Vorrechtsvereinbarung kein Hindernis, dass einem Antrag auf Löschung wegen Verfalls entgegenstehe. Einer Popularklage der Beklagten gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG könne diese Verpflichtung mangels einer weitergehenden vertraglich geregelten Neutralitätspflicht nicht entgegengehalten werden.

Autor: Rechtsanwalt Eckard Nachtwey